1. Доказывание нарушения права на товарный знак

В гражданских исках по вопросам нарушения прав на товарный знак правообладатель

должен доказать , что ответчик использовал тот же самый или похожий знак на такие же или

аналогичные товары таким образом , что это вполне может вызвать их смешение .

использовании одинаковых знаков на одинаковые товары . Сложность в доказывании

нарушения возникает в тех случаях , когда товарный знак , сам товар или они оба похожи , но не

идентичны . Законодательство о товарных знаках может содержать перечни факторов , которые

должны приниматься во внимание в таких случаях . В некоторых странах определение таких

факторов происходит на основании судебного толкования и прецедентов . Например , в США в

судебных решениях , содержащих толкование Федерального акта о товарных знаках ,

указывается перечень обстоятельств , которые подлежат рассмотрению : 1) юридическая сила

товарного знака истца , 2) сходство между двумя знаками , 3) сходство товаров , 4) вероятность

того , что первый правообладатель на товарный знак заполняет данную товарную нишу , 5)

реальность смешения знаков , 6) добросовестность намерений обладателя второго знака в его

использовании , 7) качество "более молодого товара ", 8) потребительский опыт покупателей и

9) сравнение ущерба , который может быть причинен сторонам , если использование второго

знака не будет запрещено . Все перечисленные факторы , за исключением фактора реальной

возможности смешения знаков , не являются прямыми методами выявления возможности

смешения знаков . Более прямой метод , используемый в некоторых странах , состоит в научном

социологическом обследовании репрезентативных групп потребителей . Результат ,

показывающий значительный процент смешения знаков покупателями , является достаточным

свидетельством реальной угрозы смешения знаков . И наоборот , если никто или малое

количество опрошенных будет введено в заблуждение схожестью знаков , значит , угрозы их

смешения нет . Данные таких опросов куда более убедительны , нежели анекдотические истории

об отдельных покупателях .

Согласно п . 2 ст . 4 Закона РФ о товарных знаках нарушением прав владельца товарного

знака признается несанкционированное изготовление , применение , предложение к продаже ,

продажа , иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака

или товара , обозначенного этим знаком , или обозначения , сходного с ним до степени

смешения , в отношении однородных товаров . Как видим , закон указывает лишь на наиболее

типичные виды нарушений прав на товарный знак . Их объединяющим признаком является

введение товарного знака или товара , обозначенного этим знаком , в хозяйственный оборот .

Если такой цели лицо , использующее товарный знак или товар , маркированный знаком , не

преследует , его действия нарушения не образуют . Так , например , само по себе хранение товара ,

маркированного чужим товарным знаком , когда хранитель лишь предоставил складские

помещения для хранения товара , который собирается пустить в оборот другое лицо ,

нарушением прав владельца товарного знака со стороны хранителя не является . Напротив , если

хранение продукции с товарным знаком , используемым без разрешения его владельца ,

осуществляется с целью введения такой продукции в хозяйственный оборот , оно признается

нарушением прав на товарный знак .

Нарушением прав владельца товарного знака является как несанкционированное

использование третьими лицами тождественного обозначения товаров , так и использование

обозначений , сходных с зарегистрированным товарным знаком . Тождественным признается

обозначение , которое во всех своих элементах совпадает с уже известным товарным знаком и

при этом относится к одному и тому же классу товаров независимо от различия в их перечне .

Обычно установление тождественности обозначений не вызывает больших затруднений .

Гораздо сложнее решается данный вопрос тогда , когда речь идет о сходных обозначениях .

В самом Законе РФ о товарных знаках лишь указывается на недопустимый уровень близости

заявляемого обозначения к уже известному - наличие между ними сходства до степени

смешения (ст .

регистрацию товарного знака и знака обслуживания обозначение считается сходным до

степени смешения с другим обозначением , если оно ассоциируется с ним в целом , несмотря на

их отдельные отличия . Хотя данное указание носит в значительной мере абстрактный характер ,

оно все же вносит некоторую ясность . В частности , очевидно , что совпадение отдельных

элементов обозначений само по себе не может служить причиной отказа в регистрации

товарного знака . Поскольку товарный знак ориентирован прежде всего на потенциальных

покупателей товара , оценка сходства обозначений должна производиться не с

профессиональных позиций , например с позиции дизайнера , художника , графика и т .п .,

которые способны отметить мельчайшие различия , а с точки зрения простого покупателя

(потребителя ), который не имеет специальных знаний и навыков в соответствующей области ..Иными словами , экспертные решения должны приниматься с учетом среднего уровня

подготовки и развития потребителей в конкретной стране . При этом задача сравнения двух

образов исходя из среднего уровня знаний лишь внешне является простой . На самом деле путь

от субъективного мнения до объективного подхода лежит через системный анализ решений

экспертизы в течение десятилетий .

На практике оценка степени сходства обозначений проводится с учетом ряда факторов ,

отраженных в Правилах составления , подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания . Так , например , при сравнении словесных обозначений выявляется

звуковое (фонетическое ), графическое (визуальное ) и смысловое (семантическое ) сходство .

Выявленные в ходе сравнения тождество или сходство до степени смешения охраняемого

в России товарного знака и используемого третьим лицом обозначения не служат , однако ,

безусловными основаниями к признанию факта нарушения прав владельца товарного знака .

Нарушением считается лишь использование тождественного или сходного до степени

смешения символа для обозначения однородных товаров . Это , в частности , означает , что

обозначение , давно применяемое для маркировки товаров определенного вида , по отношению к

другим товарам может обладать новизной . Поэтому важным моментом при исследовании

вопроса о нарушении права на товарный знак выступает сопоставление товаров , по отношению

к которым используется тождественное или сходное до степени смешения обозначение . При

установлении однородности товаров , разумеется , принимается во внимание подразделение

товаров (работ , услуг ) на важнейшие родовые и видовые понятия , закрепленное действующей

Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ ). Однако решающее значение

придается существованию принципиальной возможности возникновения у потребителя

представления о принадлежности соответствующих товаров одному и тому же производителю .

При этом принимаются во внимание род (вид ) товаров , их назначение , вид материала , из

которого они изготовлены , условия сбыта товаров , круг потребителей и другие признаки .