М . Коммерческая тайна и патенты

Коммерческая тайна имеет ценность только тогда , когда она может быть использована . К

примеру , компания "X" разрабатывает новую технологию и охраняет ее как коммерческую тайну .

Компания "У " приобретает у компании "X" лицензию на использование данной технологии .

будет , если компания "Z" независимо от других придумает такой же технологический прием и

запатентует его ? Сможет ли она заставить компании "X" и "У " согласиться со своими правами

патентообладателя ? Во многих странах патентное законодательство включает в себя положения о

"предшествующем применении " или "преждепользовании " как меру защиты от возможных

обвинений в его нарушении . Секрет производства , разработанный компанией "X", ее коммерческая

тайна приобрели бы для нее еще большую ценность , если бы компания могла быть уверена , что не

столкнется в перспективе с необходимостью перестать использовать свою технологию ввиду того ,

что та может быть запатентована другой компанией . Правилом о преждепользовании признается тот

факт , что из -за высокой стоимости патентования многие компании предпочитают охранять свои.менее значительные секреты в форме коммерческой тайны . Однако положения законодательства о

"предшествующем применении и преждепользовании " либо по -разному отвечают , либо не

отвечают вообще на многие важные вопросы . Так , положение о преждепользовании в

международном договоре , который пока что не был принят , звучит так же , как и положения

типичного национального законодательства в данной области :

"(1) Права преждеполъзователя ... патент не будет иметь силы против любого лица (далее по

тексту - "преждепользователя "), которое для своего предприятия или бизнеса добросовестно

использовало некое новшество или серьезно готовилось к его эффективному внедрению , и это

имело место до даты подачи патентной заявки , которой устанавливается приоритет заявителя , на

той территории , на которую распространяется действие патента . Преждепользователь будет иметь

право продолжать , как им и предполагалось , использование данного новшества на своем

предприятии или в своем бизнесе .

(2) ...Право преждепользования может передаваться или переходить только вместе с данным

предприятием или бизнесом либо только с той частью предприятия или бизнеса , для которой

данное новшество разрабатывалось ".

В данном проекте договора затронут ряд аспектов вопроса , на который должны давать ответы

либо национальное патентное законодательство , либо судебная практика , если национальный закон

ничего не говорит по этому поводу , а именно : когда можно считать , что имело место

"предшествующее применение или преждепользование "; должен ли преждепользователь сам быть

изобретателем новшества ; требуются ли особые формальности для охраны прав

преждепользователя ; может ли преждепользователь передавать свои права ? При этом в данном

проекте нет ответа на ряд других вопросов , таких как : насколько "серьезными должны быть

приготовления к эффективному внедрению "; может ли преждепользователь или тот , кому переданы

его права , значительно расширять использование новшества ; является ли иммунитет

преждепользователя иммунитетом от патента в целом или же он ограничен исключительно сферой

предшествующего применения ; может ли преждепользователь медлить несколько лет до начала

полномасштабного производства ; на ком лежит бремя доказывания фактов по спорам о

предшествующем применении ?

Соединенные Штаты являются страной с наиболее строгими запретами на использование

положений о преждепользовании в качестве аргумента защиты прав . Результатом этого является

менее выгодное положение для многонациональных компаний , расположенных на их территории .

Если эти компании охраняют свои секреты на уровне коммерческой тайны и не подают патентных

заявок , они могут оказаться в положении , когда на них распространится действие правил

предшествующего применения или преждепользования , принятых в других странах . Хуже того ,

может возникнуть ситуация , когда иностранные изобретатели запатентуют свои изобретения в

США , и тогда эти многонациональные компании утратят возможность защитить свое право

преждепользования в другой стране . По этой причине такие компании лоббируют принятие

международного договора , который бы создал рамки применения правил преждепользования в

других странах и вместе с тем создал бы возможности защиты прав преждепользователя в самих

США . Независимые изобретатели и исследовательские центры выступают против распространения

положений о преждепользовании , поскольку при этом они больше теряют , чем приобретают .

Право преждепользования , известное патентному законодательству большинства

европейских стран , основывается на ст . 4 В Парижской конвенции по охране промышленной

собственности .

относит его к внутреннему законодательству стран -участниц . В российском патентном праве право

преждепользования в разных модификациях присутствует с 1924 г . Закреплено оно и действующим

Патентным законом РФ , хотя при подготовке патентной реформы высказывались сомнения в

целесообразности его сохранения .

В соответствии со ст . 12 Патентного закона РФ в качестве преждепользователя выступает

любое физическое или юридическое лицо , которое до даты приоритета изобретения , полезной

модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории России созданное

независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления .

Преждепользователь сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения ,

полезной модели или промышленного образца без расширения объема использования .

Из Патентного закона РФ следует , что право преждепользования возникает при

одновременном наличии следующих условий :

1) независимо от автора разработки должно быть создано тождественное решение в

результате самостоятельной творческой работы . Иными словами , право преждепользования

возникает лишь в случае добросовестности лица , претендующего на обладание данным правом ;

2) указанная разработка должна быть реально применена лицом , претендующим на данное.право , либо , по крайней мере , это лицо должно сделать необходимые приготовления к применению

разработки . Если решение было создано , но не применялось и не готовилось к применению , право

преждепользования не возникает ;

3) использование или приготовление к использованию должны иметь место лишь на

территории России . Применение разработки за пределами Российской Федерации не может служить

основанием для приобретения пользователем особых прав ;

4) рассматриваемые действия (создание разработки , ее использование , приготовление к

использованию ) должны быть совершены до даты приоритета .

Право преждепользования носит безвозмездный характер . Преждепользователь не должен

выплачивать патентообладателю какое -либо возмещение за использование запатентованного

средства . Но в отличие от патентообладателя он не может запретить третьим лицам использовать

тождественные разработки . Кроме того , права преждепользователя ограничены тем объемом

применения запатентованного средства , который был им достигнут на дату приоритета , либо , если

использование не было начато до этой даты , - объемом , соответствующим сделанным

приготовлениям . Наконец , по общему правилу , право преждепользования не может передаваться

другим лицам . Исключение составляет случай , когда право преждепользования передается вместе с

производством , на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны

необходимые к этому приготовления .

Патентный закон РФ не предусматривает выдачи преждепользователю какого -либо

документа или лицензии , которые подтверждали бы его права . В случае если патентообладатель и

лицо , претендующее на право преждепользования , не могут урегулировать возникшие разногласия

в непосредственных переговорах , вопрос о наличии данного права разрешается в судебном порядке .

Хотя ст . 12 Патентного закона РФ не возлагает бремя доказывания в этом споре на какую -либо из

сторон , следует полагать , что его несет прежде всего потенциальный Преждепользователь . Его

действия по использованию разработки с формальной стороны являются нарушением прав

патентообладателя . Поэтому именно он должен доказать свою управомоченность на эти действия . В

задачу патентообладателя входит лишь доказательство того , что имеет место не санкционированное

им использование разработки , тождественной запатентованному средству .

Лицо , самостоятельно создавшее и применившее у себя тождественное решение раньше

патентообладателя , в принципе , может возбудить дело о признании патента недействительным как

выданного на объект промышленной собственности , не соответствующий требованию новизны .

Однако это возможно лишь в том случае , если сведения о соответствующем техническом

новшестве , созданном и примененном преждепользователем , вошли в уровень техники , т .е . стали

общедоступными до даты поступления заявки на выдачу патента . В частности , Преждепользователь

может сослаться на открытое применение им тождественного технического решения , имевшее

место до даты приоритета объекта промышленной собственности . Если же сведения о

соответствующем новшестве сохранялись в тайне , то это новизну запатентованного решения не

порочит и не может служить основанием для аннулирования выданного патента .